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发布时间：2024-06-11 15:26:26 来源：本站 作者：admin
2024 年 5 月 10 日，美国专利商标局发布了一份拟议规则制定通知 (NPRM)，为提交的终端免责声明添加一项新条件，以避免显而易见型双重专利 (ODP) 驳回。(89 FR 40439-01。) ODP 驳回基于“一项基于公共政策的司法原则……主要旨在通过禁止第二项专利中与第一项专利的权利要求无专利区别的权利要求来防止专利期限延长。” （MPEP § 804。）根据 NPRM，申请人必须同意，如果法庭认定任何受终端免责声明约束的专利权利要求无效，并且所有上诉权利都已用尽，则受终端免责声明约束的专利将无法执行。
迄今为止，超过 90% 的公众意见都强烈反对 NPRM。许多评论者对终端免责声明中的新条件提出异议，在该新条件中，申请人同意，如果法庭最终裁定与终端免责声明相关的专利中的单个权利要求无效，则终端免责声明的所有权利要求将无法执行。其他评论者认为 NPRM 违反了联邦巡回法院的先例，即提交终端免责声明并不构成承认放弃专利的权利要求是显而易见的。参见 Quad Envtl. Techs。 Corp. v. Union Sanitary Dist.，946 F.2d 870, 874 (Fed. Cir. 1991)。评论者还认为，NPRM 是一项“实质性规则”，超出了 USPTO 的规则制定权。
在 5 月 28 日致 USPTO 局长 Kathi Vidal 的一封信中，五名前 USPTO 局长、副局长和专利局局长采取了不同寻常的公开反对 NPRM 的举措。前 USPTO 官员呼吁 USPTO 立即撤回 NPRM，称“拟议的规则提供了不正当的激励，并威胁到美国创新经济的严重损害。”他们还认为，NPRM“违背了数十年的专利实践，破坏了长期以来的预期。”
就其本身而言，USPTO 敦促“采取这一行动是为了防止针对一项发明的明显变体的多项专利可能阻碍竞争。” （89 FR 40439-01。）“拟议规则旨在通过降低挑战受终端免责声明约束的专利组的成本来促进竞争。”（同上）正如 Garmin International, Inc. 的一条公开评论所强调的那样，“我们经常成为那些滥用美国专利商标局延续实践的人的受害者”，包括那些使用“低质量”延续申请的人。（PTO-P-2024-0003-0001，发布于 2024 年 5 月 17 日。）
今天，当美国专利商标局对未决申请中的权利要求发布 ODP 驳回，而对参考专利或未决申请中的权利要求发布 ODP 驳回时，申请人可以反驳 ODP 驳回的依据，修改权利要求以避免 ODP 驳回，或提交终端免责声明以避免驳回。申请人经常面临延续申请中的权利要求被 ODP 驳回，而对母案中的权利要求则被驳回。在选择终端免责声明途径时，申请人只需支付 170 美元的象征性费用，并同意放弃专利的期限不会超过参考专利或申请的期限。申请人还同意，放弃专利只有在与参考专利或申请共同拥有的情况下才可执行。申请人通常选择提交终端免责声明，作为一种相对低风险、节省成本的措施，特别是因为长期存在的先例认为，仅仅提交终端免责声明并不构成对显而易见性的承认，并且提交终端免责声明通常不会导致专利期限的任何损失。
相比之下，NPRM 大大改变了面临 ODP 驳回的申请人的考量。最重要的是，一旦仲裁庭最终裁定与被终止放弃的专利直接或间接相关的专利中的一项权利要求相对于现有技术无效，被终止放弃的专利将无法执行。也就是说，如果 NPRM 裁定专利家族中一项专利中的一项权利要求无效，那么具有一个或多个终止放弃的整个专利家族都将面临风险。根据 USPTO 的建议，申请人可以在不提交终止放弃声明的情况下克服 ODP 驳回，方法是将被 ODP 驳回的权利要求转移到母申请（如果正在审理）中，或者取消这些权利要求。然而，这些选项仅在有限的情况下可用，并且/或者可能与申请人的策略不一致。申请人还可以对 ODP 驳回的是非曲直提出异议；但是，这些论点很复杂（例如，参见 MPEP § 804.02），可能不会成功，而且在审查后期提交终端免责声明在未来可能会花费更多（参见 89 FR 23226 [提议在最终审查意见通知后提交终端免责声明的费用为 800 美元]）。
最终，申请人可能需要改变其获取不同专利权利要求覆盖范围的策略，以避免提交终端免责声明带来的新风险。例如，可能会建议申请人限制其提交的延续申请。申请人可以改为提交一份包含更多不同宽度权利要求的申请。将所有权利要求放在一份申请中将降低任何 ODP 被拒绝的可能性和提交终端免责声明的必要性。即使某些权利要求受到限制，并且申请人提交了包含受限制权利要求的分案申请，审查员也将依法被禁止针对新权利要求发出 ODP 拒绝通知。 （参见 35 U.S.C. § 121；MPEP § 804.01。）另一方面，限制提交延续申请的策略可能会增加成本。例如，申请人提交一份包含 6 项独立权利要求和 40 项权利要求的申请所花费的费用将远远高于提交两份延续申请（每份包含 3 项独立权利要求和总共 20 项权利要求）。
我们将继续关注 USPTO 的终止免责声明提案的状态以及公众对此的回应。
